Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie T-157/23 potwierdził, że zgłaszany do ochrony znak towarowy nie może wykorzystywać renomy innego znaku towarowego nawet jeżeli jego powszechna znajomość wśród właściwego dla niego kręgu odbiorców obniżyła się wraz z upływem czasu.
Stan faktyczny
W listopadzie 2019 r. niemieckie przedsiębiorstwo kosmetyczne zgłosiło do ochrony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) słowne oznaczenie „Joyful by nature” jako unijny znak towarowy. Znak został zgłoszony dla takich towarów i usług jak m.in. kosmetyki, świece zapachowe, usługi marketingowe i promocyjne oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna preparatów kosmetycznych oraz perfum. Sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wniosło francuskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją perfum oraz mody. Sprzeciw opierał się przede wszystkim na przysługującemu przedsiębiorstwu prawu z rejestracji wcześniejszego unijnego słownego znaku towarowego „JOY” dla produktów obejmujących kosmetyki i preparaty do pielęgnacji.
Sprzeciw został częściowo uwzględniony przez EUIPO, który uznał, że znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem tj. „JOY” cieszy się dużą renomą w znacznej części UE, a właściciel zgłaszanego do ochrony oznaczenia „Joyful by nature” mógłby czerpać nienależną korzyść wynikającą z podobieństwa pomiędzy spornymi znakami.
Zgłaszający znak do ochrony wniósł do Sądu UE skargę na decyzję EUIPO, która została przez niego częściowo oddalona w zakresie dotyczącym rejestracji oznaczenia „Joyful by nature” dla produktów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i perfumeryjnych. W ocenie Sądu UE zostały spełnione wszystkie przesłanki uzasadniające odmowę rejestracji w przypadku występowania renomy znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem.
Podstawa prawna
Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, odmowa rejestracji oznaczenia (wynikająca ze sprzeciwu właściciela znaku zarejestrowanego wcześniej) z uwagi na renomę wcześniejszego znaku towarowego nie wymaga identyczności ani nawet podobieństwa towarów i usług, na które ma być nakładany zgłaszany do ochrony znak w stosunku do towarów i usług, które oznaczane są znakiem zarejestrowanym wcześniej. Istotnym jest aby zgłaszane oznaczenie:
- było co najmniej podobne do oznaczenia już chronionego;
- wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w UE oraz
- używanie zgłoszonego znaku towarowego przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy, w przypadku braku wykazania uzasadnionej przyczyny używania zgłaszanego do ochrony oznaczenia.
Renoma znaku towarowego
W ocenie Sądu UE właściciel znaku „JOY” wykazał jego renomę na istotnym obszarze UE, w szczególności we Francji, w odniesieniu do produktów perfumeryjnych i zapachowych. Renomę wykazały liczne artykuły prasowe i internetowe oraz nagrody potwierdzające jakość, znaczną rozpoznawalność i prestiż perfum oznaczonych znakiem towarowym „JOY”, a także fakt długoletniego stosowania znaku w obrocie. Renomę potwierdziły również faktury dowodzące wysokiej sprzedaży produktów sygnowanych znakiem „JOY” na terenie różnych krajów UE, co świadczyło o istotnym udziale produktów w rynku towarów perfumeryjnych. Wykazano również, że właściciel znaku „JOY” poczynił znaczne wysiłki i inwestycje dla celów promocji swojego oznaczenia i zbudowania jego rozpoznawalności wśród docelowej grupy odbiorców produktów perfumeryjnych.
Jako, że dowody te pochodziły głównie sprzed kilku lat poprzedzających zgłoszenie oznaczenia „Joyful by nature” do ochrony, a także z uwagi na odnotowany spadek sprzedaży produktów w latach 2013-2018 pojawił się zarzut, że renoma znaku nie istniała w momencie zgłoszenia do ochrony znaku z późniejszym pierwszeństwem (renoma musi bowiem istnieć w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji późniejszego znaku towarowego).
Zdaniem Sądu UE znak „JOY” cieszył się wysokim stopniem rozpoznawalności, a zatem i renomą, która nawet przy założeniu, że mogła ulec zmniejszeniu z upływem lat, to istniała jeszcze w chwili dokonania zgłoszenia wnioskowanego znaku towarowego, w związku z czym pewna częściowa powszechna znajomość mogła w tej dacie pozostać.
Ponadto Sąd UE uznał, że dokumenty sporządzone na pewien czas przed lub po dacie zgłoszenia do ochrony późniejszego oznaczenia mogą zawierać przydatne informacje i wskazówki odnośnie renomy znaku towarowego, bowiem nabywana oraz tracona jest ona zazwyczaj stopniowo. Wartość dowodowa takich dokumentów może się różnić w zależności od większej lub mniejszej bliskości okresu objętego takimi dokumentami w stosunku do daty dokonania spornego zgłoszenia. Z uwagi na to uznane zostało, że dowód wskazujący na renomę znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, który poprzedza zgłoszenie spornego znaku do ochrony nawet o kilka lat nie może zostać pozbawiony mocy dowodowej wyłącznie na tej podstawie.
Materiały mające wykazać renomę, nawet jeśli istotnie poprzedzają moment zgłoszenia spornego znaku do ochrony, mogą potwierdzać nieustannie podejmowane wysiłki przez właściciela znaku z wcześniejszym pierwszeństwem celem utrzymania jego powszechnej znajomości wśród właściwego kręgu odbiorców towarów nim oznaczonych. Reputacja nie jest bowiem tracona na skutek jednego zdarzenia, ale jest pewnym ciągłym procesem, trwającym określony czas. Nie może ona zatem „zniknąć” w ciągu krótkiego okresu, gdy nabywana była przez wiele lat.
Sąd potwierdził również, że ciężar udowodnienia renomy znaku towarowego spoczywa na jego właścicielu. Wskazał natomiast, że przy twierdzeniu drastycznej utraty renomy znaku w krótkim czasie, to na podmiocie zgłaszającym do ochrony podobny znak należy wykazanie, że renoma stopniowo nabyta przez wcześniejszy znak towarowy w ciągu wielu lat, nagle zniknęła (tut. w ciągu ostatniego roku sprzed zgłoszenia późniejszego oznaczenia do ochrony). Nie stanowi to jednocześnie odwrócenia ciężaru dowodu.
Podobieństwo spornych znaków towarowych
Potwierdzone zostało również, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter odróżniający, a późniejsze zgłoszone do ochrony oznaczenie jest do niego podobne. W związku z tym nie było możliwe wykluczenie skojarzeń pomiędzy spornymi znakami przez właściwy krąg odbiorców. Nie ma przy tym znaczenia czy odbiorcy produktów zostaliby wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych późniejszym znakiem towarowym, ponieważ takie ryzyko nie jest wymagane w przypadku renomowanych znaków towarowych. Wystarczające jest już samo skojarzenie przez docelową grupę odbiorców nowego oznaczenia z renomowanym znakiem towarowym. W związku z tym uznano, że właściciel zgłoszonego do ochrony oznaczenia może czerpać nienależne korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, bowiem właściwy krąg odbiorców może przenosić pozytywne skojarzenia jakie wiążą się z produktami sygnowanymi znakiem renomowanym na produkty oznaczane nowym znakiem towarowym.
Komentarz DBS:
Przedmiotowe orzeczenie potwierdza, że tak samo jak potrzebny jest czas na uzyskanie renomy znaku towarowego, tak samo jest on potrzebny, aby można było mówić o jej utracie. Stanowisko przedstawione przez Sąd UE jest kluczowe dla przedsiębiorców obecnych na rynku farmaceutycznym, którzy przez wiele lat budują renomę i markę swoich produktów. Uzyskanie renomy znaku towarowego wymaga podejmowania na przestrzeni lat szeregu działań marketingowych i promocyjnych, ponoszenia inwestycji oraz nieustanego dbania o jakość swoich produktów aby cieszyły się one uznaniem i szeroką rozpoznawalnością wśród ich odbiorców.
Tymczasem na rynku obserwuje się wprowadzanie podobnych produktów o podobnych oznaczeniach do renomowanych znaków towarowych, co powoduje że ich właściciele mogą czerpać nienależne korzyści z przenoszenia pozytywnych skojarzeń z produktów sygnowanych renomowanymi znakami towarowymi na ich towary, bez ponoszenia tak dużych inwestycji w promocję swojej marki.
Nawet w przypadku renomowanych znaków towarowych możliwe jest odnotowywanie spadków w sprzedaży produktów nimi oznaczonych, co wynika z dużej konkurencji w tym sektorze rynku, m.in. cenowej. Jak wskazał Sąd UE – to, jak i brak posiadania wielu dowodów na wykazanie renomy znaku w dniu zgłoszenia późniejszego znaku do ochrony nie powinno prowadzić do automatycznego wniosku, że znak towarowy utracił swoją renomę.
Orzeczenie Sądu UE będzie istotne dla postępowań toczących się przed polskim Urzędem Patentowym oraz sądami administracyjnymi w zakresie spraw dotyczących renomowanych znaków towarowych, w szczególności w obszarze dowodowym.
