Wyrok Sądu Najwyższego z 6 maja 2022 r. (sygn. akt II CSKP 457/22) przełamał utrwaloną linię orzeczniczą polskich sądów przyjmowaną w sprawach importu równoległego produktów leczniczych i wskazał jak należy rozumieć przesłankę efektywnego dostępu do rynku.
Import równoległy jako dozwolona forma obrotu produktami leczniczymi na unijnym rynku, oparta o traktatową zasadę swobody przepływu towarów, wiąże się często z ingerencją w prawa wyłączne uprawnionych do znaków towarowych, pod którymi są sprowadzane produkty lecznicze.
Wprowadzenie do obrotu importowanego produktu leczniczego najczęściej związane jest z koniecznością jego przepakowania w opakowania zgodne z wymogami obowiązującymi w kraju importu. W ramach przepakowania istotnym pozostaje nazwa handlowa pod jaką produkt będzie dystrybuowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo farmaceutyczne, importer ma trzy możliwości co do wyboru nazwy tj.: (i) nazwa pod jaką produkt występuje w Polsce; (ii) nazwa pod jaką produkt był dostępny w kraju eksportu oraz (iii) nazwa powszechnie stosowana w połączeniu z oznaczeniem importera równoległego. Importerzy równolegli w przeważającej większości sprowadzane przez siebie produkty lecznicze wprowadzają do obrotu pod nazwą pod jaką lek jest sprzedawany w Polsce. Takie działanie generuje spory ze względu na kolizję z prawami wyłącznymi jakie przysługują uprawnionym z praw ochronnych na znaki towarowe. Dotychczasowe orzecznictwo krajowe w uprzywilejowanej pozycji stawiło importerów równoległych i ich prawo do nakładania na sprowadzane produkty lecznicze znaków towarowych należących do podmiotów trzecich.
Omawiany wyrok Sądu Najwyższego jest z kolei wyrazem dostrzeżenia zwiększonej konieczności ochrony praw wyłącznych jakie przysługują uprawnionym do znaków towarowych w kontekście importu równoległego produktów leczniczych.
Przedmiot sporu
Tłem dla wydania przedmiotowego orzeczenia był spór jaki powstał pomiędzy importerem równoległym wprowadzającym do obrotu w Polsce sprowadzane z kraju członkowskiego UE produkty lecznicze pod nazwą pod jaką produkt oznaczany jest w kraju importu. Uprawniony do znaku towarowego, powołując się na przysługujące mu prawa wyłączne, wystąpił z powództwem przeciwko importerowi równoległemu, żądając m.in. zaprzestania oferowania i wprowadzania do obrotu w Polsce importowanych równolegle towarów pod zarejestrowanym na jego rzecz znakiem towarowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w tej części powództwo. Orzekający w II instancji Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa co do zakazu oferowania i wprowadzania do obrotu importowanego równolegle produktu pod znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda.
Wyrok Sądu Najwyższego
Przedmiotowa sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w całości i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska Sądu II instancji co do braku bezprawności przy stosowaniu przez importera nazwy jaką produkt ten posiada w Polsce. Uznał on, że przepis art. 21a ust. 9 ustawy – Prawo farmaceutyczne, regulujący kwestię dopuszczalnych nazw dla importowanych równolegle produktów leczniczych nie stanowi autonomicznej podstawy dla użycia przez importera znaku towarowego, pod jakim produkt występuje na rynku krajowym. Przepis ten nie jest ani źródłem uprawnienia importera ani źródłem ustawowej zgody na użycie określonej nazwy, które działanie importera miałoby czynić legalnym. Określa on bowiem jedynie administracyjny obowiązek zastosowania dla importowanego produktu jednej z dopuszczalnych nazw, który nie wpływa na skuteczność ochrony praw ze znaku towarowego.
Jak słusznie dostrzegł Sąd Najwyższy, przyjęcie takiej argumentacji zasadniczo pozbawiałoby jakiejkolwiek skuteczności ochrony znaków towarowych producentów/podmiotów odpowiedzialnych dla produktów leczniczych w kraju przywozu, będących przedmiotem importu równoległego. Co więcej oznaczałoby to, że importer równoległy nie byłby zobligowany do weryfikacji czy w danej sprawie spełnione są wszystkie tzw. przesłanki BMS (wypracowane w orzecznictwie TSUE), które warunkują dopuszczalność prowadzenia handlu równoległego, w tym przesłanka istnienia konieczności efektywnego dostępu do rynku.
Ponadto Sąd Najwyższy za niesłuszną uznał interpretację pojęcia „rynku” dokonaną przez Sąd Apelacyjny. W ocenie Sądu Najwyższego brak dostępu do rynku jako jedna z przesłanek BMS nie jest równoznaczny z brakiem dostępu do pozycji rynkowej wypracowanej przez inny podmiot (przez uprawnionego ze znaku towarowego). Jak czytamy w uzasadnieniu ochrona znaków towarowych nie powinna prowadzić do sztucznego podziału jednolitego rynku unijnego, jednakże nie oznacza to, że podmiot, któremu przysługują prawa wyłączne z rejestracji znaku ma wręcz obowiązek dopuszczać innych przedsiębiorców do nieodpłatnego korzystania z takiego znaku, tylko dlatego, że brak takiego dopuszczenia spowoduje, że importer będzie w gorszej pozycji rynkowej.
Sąd Najwyższy dostrzega, że niedokonanie zmiany nazwy produktu na tę stosowaną w Polsce spowoduje trudniejszą sytuację importera na rynku, ponieważ nazwa stosowana przez producenta/podmiot odpowiedzialny w kraju przywozu jest dobrze rozpoznawalna. Niemniej jednak jak podkreślił Sąd Najwyższy próba korzystania z dobrze znanego na lokalnym rynku oznaczenia wskazuje na dążenie importera do osiągnięcia korzyści ekonomicznych kosztem uprzednich działań producenta/podmiotu odpowiedzialnego podejmowanych w celu rozpowszechnienia określonych produktów na rynku.
Co więcej Sąd Najwyższy, wbrew opinii Sądu Apelacyjnego, wskazał, że nie wyłącza bezprawności (rzekome) istnienie praktyki, polegającej na niesprzeciwianiu się przez uprawnionych do znaków towarowych nakładaniu przez importerów równoległych należących do nich znaków towarowych na importowane produkty lecznicze.
Sąd Najwyższy odniósł się również do kwestii związanej z treścią sprzeciwu wobec zamiaru importu równoległego produktów leczniczych pod znakiem towarowym uprawnionego. W ocenie Sądu Najwyższego, to że uprawniony do znaku w sprzeciwie wobec planowanego importu równoległego nie wskazał bezpośrednio, że nie zgadza się na re-branding (zmiana znaku towarowego) nie oznacza, że traci on prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego. Sąd Najwyższy orzekł, że właściciel znaku towarowego sprzeciwiając się wobec planowanego importu nie jest zobowiązany do informowania importera równoległego o wszystkich możliwych podstawach ewentualnego dochodzenia roszczeń. Nie można bowiem wymagać od podmiotów, których prawa wyłączne są naruszane uprzedzania potencjalnych naruszycieli o skutkach ich bezprawnego działania. Uprawnienie do skorzystania z roszczeń ochronnych nie jest warunkowane wcześniejszym zawiadomieniem naruszyciela o zamiarze podjęcia obrony.
Komentarz DBS:
Przedmiotowy wyrok Sądu Najwyższego niewątpliwie stanowi istotne rozstrzygnięcie w ramach problematyki importu równoległego produktów leczniczych.
Dotychczasowa praktyka pokazuje, że ochrona uprawnionych ze znaków towarowych w sporach z importerami równoległymi produktów leczniczych doznaje znacznych ograniczeń.
Sąd Najwyższy dostrzega natomiast, że zasada efektywnego dostępu do rynku nie powinna być rozumiana zbyt szeroko tj. jako dostęp do pozycji rynkowej jaka została wypracowana dla konkretnego produktu leczniczego pod określoną nazwą handlową przez uprawnionego do znaku towarowego.
Produkt leczniczy staje się rozpoznawalny na rynku m.in. w wyniku prowadzenia kosztownych i długotrwałych kampanii reklamowych kierowanych do konsumentów lub profesjonalistów. W efekcie niejednokrotnie marka określonych produktów zyskuje znaczną rozpoznawalność, zapewniając znakowi towarowemu renomę. Brak dokładnego wykazania przez importera równoległego niezbędnej konieczności zmiany nazwy importowanego produktu leczniczego na nazwę stosowaną w Polsce powodowałoby bowiem, że realna ochrona praw wyłącznych byłaby iluzoryczna.
Omawiany wyrok Sądu Najwyższego może zatem stanowić początek zmian w podejściu sądów powszechnych do problematyki importu równoległego produktów leczniczych pod chronionymi znakami towarowymi oraz prawidłowej interpretacji warunków legalnego re-brandingu wypracowanych przez TSUE („warunków BMS”).
