Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 17 września 2020 r. w sprawach połączonych C-449/18 P i C-474/18 P wskazał, że podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd przez znak towarowy trzeba zbadać, czy podmiot dokonujący jego zgłoszenia cieszy się rozpoznawalnością.
Wyrok został wydany w związku ze zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego „MESSI” dla wyrobów sportowych przez znanego piłkarza Lionela Messiego. Spółka J.M.-E.V. e hijos sprzeciwiała się rejestracji znaku „MESSI” przez piłkarza powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w związku z wcześniejszym słownym, unijnym znakiem towarowym „MASSI”, jaki zarejestrowany został dla tego samego rodzaju towarów.
TSUE potwierdził, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd powinno być badane przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników w sprawie. Nowością było rozszerzenie przez TSUE katalogu dotychczas badanych okoliczności o ewentualną rozpoznawalność osoby, czy też podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku. TSUE wyjaśnił, że jest to konieczne z uwagi na fakt, iż rozpoznawalność ta może w wyraźny sposób oddziaływać na postrzeganie znaku przez właściwy krąg odbiorców.
W analizowanej sprawie, zdaniem Trybunału, właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenia „MESSI” i „MASSI” jako różne pod względem konceptualnym. Takie różnice koncepcyjne mogą z kolei, w pewnych okolicznościach, neutralizować podobieństwa wizualne i fonetyczne między danymi oznaczeniami. Tego rodzaju neutralizacja wymaga jednak, aby co najmniej jedno z omawianych oznaczeń miało z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie – tak, aby mogło ono zostać natychmiast przyjęte przez ten krąg.
Rozpoznając omawianą sprawę TSUE uznał, iż stopień podobieństwa między badanymi znakami towarowymi nie jest na tyle wysoki, aby uznać, że właściwy krąg odbiorców może sądzić, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
Co więcej, Trybunał zwrócił także uwagę na fakt, iż ze względu na to, że rozpoznawalność oznaczenia „MESSI” jako nazwiska osoby publicznej stanowi fakt powszechnie znany (czyli taki, który może być wiadomy każdemu, bądź o którym można dowiedzieć się z ogólnodostępnych źródeł), EUIPO powinien był wcześniej samodzielnie uwzględnić tę okoliczność w ramach przeprowadzonej oceny podobieństwa oznaczeń.
Komentarz DBS:
Omawiany wyrok należy bez wątpienia uznać za istotny z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców towarów i usług oznaczonych podobnymi znakami towarowymi.
TSUE uzupełnił dotychczasowe przesłanki o nową okoliczność, która bez wątpienia może mieć wpływ na wynik niejednego postępowania.
Orzeczenie dotyczy rejestracji nazwiska, jako znaku towarowego, niemniej jednak sama okoliczność, jaka będzie podlegała badaniu, to jest rozpoznawalność podmiotu zgłaszającego, jak się wydaje może mieć znaczenie dla wszystkich rodzajów zgłaszanych znaków towarowych podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd przez znak towarowy.
